在美国申请商标的适用条件、驳回应对及材料周期说明

作者:港通智信
更新日期:
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在美国申请商标是主体拓展北美市场商业权益的核心合规动作,仅具备真实商业使用意图或已在美国实际使用对应标识的主体可提交有效申请,无对应使用计划的主体提交申请将被认定为恶意申请,面临不予受理或注册后被撤销的风险。

一、哪些主体符合在美国申请商标的资质要求

根据美国专利商标局(USPTO)2019年更新的商标审查规则,任何国籍的企业或个人均可提交申请,无需美国本地居住或经营资质,但必须满足两类申请基础的其中一项。第一类为实际使用基础,即申请的商标已经在美国境内的商业活动中使用,对应场景包括商品在美国市场销售、面向美国用户提供服务、在美国渠道投放带有商标的宣传物料等;第二类为意图使用基础,即申请主体计划在未来6到12个月内在美国使用该商标,该类申请核准前需补交实际使用证据。申请基础造假的,即使获得注册也会在后续无效宣告中被撤销,且可能被 USPTO 纳入失信申请名单,限制后续提交相关申请。

二、在美国申请商标前需提前排查哪些驳回风险

USPTO 公开的2023年商标审查数据显示,近60%的驳回申请源于前置排查不到位,三大高频驳回理由分别为商标近似、显著性不足、属于法定禁用标识,申请前可对照审查标准逐一自查。同一尼斯分类下存在在先已注册或初审公告的近似商标是最常见的驳回原因,近似判断标准包括文字字形、发音、含义高度相似,图形构图、色彩、整体视觉效果无明显差异,且两者覆盖的商品或服务范围存在重叠,该类情形驳回通过率不足20%。显著性不足的情形包括申请标识为对应商品的通用名称、直接描述商品功能、质量、产地等特性,单纯的通用姓氏或地理名称,此类标识除非能提交长期使用获得第二含义的证据,否则将直接被驳回。法定禁用标识包括美国国旗、联邦或州政府机构标识、误导公众的虚假描述、未经授权使用的名人姓名或肖像、带有歧视性的内容,此类申请将直接被不予受理。

三、缺失哪类材料会导致申请被判定为无效提交

申请材料缺失核心要件的,USPTO将直接下发不予受理通知,已缴纳的申请费用不予退回,申请主体需重新提交材料并缴费。申请所需核心材料分为四类,第一类为商标图样,要求分辨率不低于300dpi,标识清晰无模糊,指定颜色保护的需提交彩色图样,不指定颜色的提交黑白图样,图样不得包含与商标无关的装饰性元素或虚假宣传内容;第二类为商品或服务分类说明,必须采用尼斯分类标准,明确到具体的商品或服务项,不得仅标注大类名称,分类模糊的将被要求补正,补正超期的申请自动失效;第三类为申请基础对应的证明材料,选择实际使用基础的需提交最早在美国使用该商标的日期证明,以及对应的使用证据,包括带有商标的商品包装、面向美国用户的销售页面截图、广告宣传物料等,证据需同时显示商标标识、对应商品或服务以及使用时间,选择意图使用基础的需签署使用意图声明,后续在规定时限内补交实际使用证据;第四类为主体资格材料,企业申请的需提交企业注册证明文件,个人申请的需提交护照或同等效力证件。
完整的申请流程可分为五个固定环节:

  1. 商标近似及显著性前置核查,确认无明显驳回风险
  2. 准备对应申请材料,确定申请基础与商品服务分类
  3. 提交申请并缴纳对应费用,获得申请回执与申请号
  4. USPTO进行形式审查与实质审查,不符合要求的下发补正或驳回通知
  5. 审查通过后进入3个月的异议期,无人异议或异议不成立的核发注册证书

四、不同申请路径对应周期与费用范围是多少

申请路径分为直接向USPTO提交、通过马德里商标国际注册体系延伸至美国两种,对应周期和费用差异较大,可根据自身业务覆盖需求选择。直接向USPTO提交电子申请的,标准流程周期为12-18个月,申请费用按类别收取,每类费用在250-350美元区间,以官方最新公布为准,纸质提交费用略高于电子提交,补正、异议答辩、驳回答辩等环节需额外缴纳对应费用。通过马德里体系延伸的,需先获得原属国的商标注册或受理通知,周期为18-24个月,费用包含马德里国际注册基础费用加美国单独规费,每类单独规费约100-200美元,以官方最新公布为准,该路径适合已在其他成员国获得商标权利、且需要在多个国家同时布局商标的主体。申请过程中遇到补正、异议、驳回答辩情形的,整体周期会延长3-6个月,各类通知的答复期限均为6个月,逾期未答复的申请自动失效。

五、在美国申请商标被驳回后的合规应对标准

收到USPTO下发的驳回通知后,需在6个月的法定答复期内提交对应材料,逾期未答复的申请将被判定为失效,已缴纳费用不予退回。若驳回理由为形式问题,包括材料缺失、商品服务分类不规范、图样不符合要求等,只需按照审查意见补正对应材料即可,补正符合要求的申请将进入下一审查环节,该类情形的通过率超过90%。若驳回理由为实质问题,包括商标近似、显著性不足、属于禁用标识等,可采取三类应对方式:一是提交商标使用证据,证明该标识已经通过长期使用获得了可区分于其他标识的第二含义;二是限缩申请的商品或服务范围,排除与在先商标重叠的部分,消除近似风险;三是针对审查意见的逻辑漏洞提交抗辩材料,证明申请商标不符合驳回情形。抗辩不成立的可向USPTO商标审判和上诉委员会提交上诉,上诉仍不成立的可向联邦法院提起诉讼。
完成全部审查流程且无异议的商标,可获得USPTO核发的注册证书,保护期限为10年,到期前12个月可提交续展申请,续展时同样需要提交对应时间段内的商标使用证据,无法提交使用证据的续展申请将被驳回。

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